Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin uygulamasında yıllar içinde önceden öngörülemeyen bir sorun ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar tüm mal ve hizmetleri 45 başlığa ayırtmıştır. Yani ticaret ve sanayide, sosyal hayatta, iş dünyasında var olan tüm mallar ve hizmetler 45 ana başlık altında sınıflanmıştır. Örneğin 3. sınıf kozmetikleri, 27. sınıf halıları, 25. sınıf giyim eşyalarını, 15. sınıf müzik aletlerini, 43. sınıf lokantacılık hizmetlerini kapsamaktadır. 34 adet ürün sınıfının yanı sıra 35. sınıfta genel bir satış hizmetleri sınıfı da bu listede yer almıştır. Herhangi bir ürün sınıfında tescil yaptıran bir marka sahibinin doğal olarak bu ürünleri aynı adlı bir satış yerinde satacağı öngörülmüştür. 35. sınıfta yer alan  “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilmektedir.

Yıllar içinde daha çok şirket marka tescili yaptırmaya başlamış ve marka tescilleri yeni sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Örneğin halı imalatı yapmayan ancak halı satışı yapan bir şirket o marka altında mazağa açabilecektir. Yani bu şirketin ayrıca 7. sınıfta tescil yaptırmasına gerek yoktur. Ama aynı zamanda 27. sınıfta halılar için tescil yaptırmış bir kişi de bu markalı ürünleri satmak kaydıyla aynı adla mağaza açabilecektir.

Yine 35. sınıfta halı satışı yapan bir kimsenin tescili kozmetik ürünleri satan bir tacirin aynı adla mağazacılık yapmasına veya Internetten satış yapmasına engeldir. Zira Türkiye’de 35. sınıf genel manada satış hizmetlerini kapsamakta olup detaylı olarak hangi ürünün satılının yapılacağı belirtilememekte idi. Yani bir defa 35. sınıf herhangi bir kişi tarafından “kapatıldığında” ürün türü ne olursa olsun başka bir kimsenin aynı sınıfta tescil yaptırması mümkün değildi.

19.10.2011 tarihinde resmi Gazete’de yayınlanan ( 28089 Numaralı R.G.) bu soruna bir çözüm getirmiştir. Resmi Gazete metni şu şekildedir.

“MADDE 5 – (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek’inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez. Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6 ncı paragrafında yer alan hizmet grubu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "... " * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

* Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda "çeşitli malların" ifadesini kullanınız.”

1999 yılından bu yana yapılan başvurularda, malların veya malların ait olduğu sektörlerin belirtildiği ifadelere izin verilmemiştir. Bu uygulama, piyasanın ve sistem kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi, marka korumasının kapsamının netleştirilmesi ve hukuki belirliliğin sağlanmasında da yetersiz kalmaktadır. Yeni uygulama ile bu sakıncanın önüne geçilebilecektir.

ÖRNEK:

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için gıda sektörüne ait malların bir araya getirilerek satışa sunulması hizmetleri.” 

 “Hazır giyim perakendeciliği hizmetleri.” gibi

BU UYGULAMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE:  

a-35. sınıfın tamamında genel ifade ile tescil yaptırmış bir marka sahibi 35. sınıfta “özel ifadeler” kullanılarak yapılacak başvurulara engel olamayacaktır.

b-Aynı veya benzer bir marka farklı mal ve hizmetler için kullanılmak kaydıyla 35. sınıfta tescil yaptırabilecektir.

c-Farklı şekilde ifade edilseler dahi aynı mal veya hizmetin satışına ilişkin özel ifade kullanılan 35. sınıfta yer alan markalar benzer kabul edilecektir.

Örneğin hazır giyim satış hizmetleri ile tekstil ürünleri satış hizmetleri farklı ifadeler içerse dahi aynı veya benzer mal satışına yönelik olduğundan markalar birbiri ile benzer kabul edilecektir.

d-Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer iki markanın birisi mallar için tescilli iken, diğerinin başvurusu o malların perakendeciliği hizmetleri için yapılırsa, 7nci madde kapsamında mal / hizmet ilişkilendirilmesi resen yapılmayacak ve sonradan gelen başvuru resen reddedilmeyecektir. 

Örneğin tekstil ürünleri için tescilli bir marka varken tekstil ürünlerinin satış hizmetleri için bir marka başvurusu yapıldığında bu iki marka birbiri ile benzer kabul edilmeyecektir.

YENİ DÜZENLEME İLE İLGİLİ TAVSİYELERİMİZ:

1. Sadece genel olarak 35. sınıfta yer alan tescillerin ayrıntılı olarak yeniden başvurusunun yapılması

2. Mallar için tescil yaptırıp 35. sınıfta tescil alamayanların fiilen üretilen ve satışı yapılan ürünleri ekleyerek 35. sınıfı kapsayan tescil başvurusu yapılması

3. Genel olarak 35. sınıfta yer alan tescile dayanarak detaylı mal listesi yer alan (aynı iştigal konusunda) markalara itiraz edilmesi.